Vandaag zijn de mogelijkheden om goederen of diensten via een merk van elkaar te onderscheiden quasi onbeperkt. Ondernemingen gebruiken niet langer uitsluitend woorden of logo's om hun goederen of diensten te onderscheiden, maar nemen steeds vaker hun toevlucht tot vormen, verpakkingen, kleuren of geluiden (zogenaamde niet-traditionele tekens). Belangrijk in dit kader is de vraag of deze niet-traditionele tekens in aanmerking komen voor de registratie als merk. Hierna lichten wij de twee voornaamste hinderpalen voor de registratie van niet-traditionele tekens als merk toe.
Het onderscheidend vermogen
Een teken moet onderscheidend vermogen bezitten om als merk ingeschreven te kunnen worden. Het publiek moet met andere woorden aan de hand van het teken de waren of diensten van een onderneming kunnen identificeren als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming en deze kunnen onderscheiden van deze van andere ondernemingen. Een teken kan uit zichzelf onderscheidend vermogen bezitten of kan onderscheidend vermogen verkrijgen door gebruik ervan ("inburgering"). Indien een teken elk onderscheidend vermogen mist, weigert het merkenbureau de aanvraag tot registratie van het teken op absolute gronden.
Hoewel niet-traditionele tekens in theorie onderscheidend vermogen kunnen bezitten, leert de praktijk dat dergelijke tekens vaak moeilijk in staat zijn om deze horde te nemen. De gemiddelde consument is er immers niet aan gewend om de herkomst van de waar of dienst af te leiden uit een niet-traditioneel teken. Daarnaast zou een exclusief merkenrecht op gangbare kleuren, verpakkingen of vormen een te grote hinderpaal kunnen vormen voor de concurrentie.
De aanvragen tot registratie van het gele kleurmerk van Telenet, de vorm van een sigarettenverpakking of de vorm van een Coca-Colaflesje zonder groeven vingen bijvoorbeeld op basis van deze weigeringsgrond bot.
De rechtspraak van het Hof van Justitie aanvaardt dat een vorm of een verpakking uit zichzelf onderscheidend vermogen kan bezitten wanneer het op significante wijze afwijkt van de in de betrokken sector gangbare vorm. Kleuren kunnen daarnaast volgens het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie ("Gerecht") onderscheidend vermogen bezitten wanneer de kleur ongebruikelijk of opvallend is voor de betrokken waren of diensten of wanneer een kleur niet louter een decoratief element is van de waren of diensten.
De technische uitkomst
Een andere vaak voorkomende weigeringsgrond voor niet-traditionele tekens is de regel die stelt dat wanneer de vorm of een ander kenmerk uitsluitend (i) de aard van de waar bepaalt, (ii) noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of (iii) een wezenlijke waarde aan de waar geeft, de merkaanvraag geweigerd moet worden (artikel 2.2bis.1,e) BVIE en artikel 7.1,e) Uniemerkenverordening).
Onder meer de registratie als merk van de vorm van de Tripp Trapp-kinderstoel, de vorm van een lego blokje en de vorm van de Beolab 8000-luidspreker van Bang & Olufsen werden reeds op basis van deze uitsluitingsgrond geweigerd of vernietigd.
De uitsluitingsgrond is niet steeds makkelijk toe te passen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente beslissing van het Gerecht met betrekking tot het merk dat bestaat uit de vorm van de Rubik's Cube (T-601/17):
