Een Nederlandse rechter besliste op 30 juli 2018 dat de houder van een wijnmerk zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een gelijkaardig teken door een wodkaproducent, wanneer dit teken het voornaamste ingrediënt van de wodka aanduidt. Bewoordingen die verwijzen naar de ingrediënten en bereidingswijzen van producten vallen niet onder het monopolierecht van een merkenhouder en moeten voor iedereen vrij bruikbaar zijn om de kenmerken van eigen producten te beschrijven.
Mag een wodkaproducent op het etiket en de verpakking van zijn wodkaflessen prominent het belangrijkste ingrediënt ervan vermelden indien de bewoording sterk gelijkt op een geregistreerd merk voor een andere alcoholische drank? Dit is de vraag waarover de voorzitter van de rechtbank van Den Haag zich uitsprak in een vonnis van 30 juli 2018 (zie link).
Eiseres, een Nederlandse wijnproducent, verkoopt wijn onder de naam "La Tulipe". De wijnproducent heeft "La Tulipe" geregistreerd als Benelux en internationaal woordmerk en gebruikt de term verder ook in verschillende geregistreerde domeinnamen.
Verweerster, een wodkaproducent, verkoopt verschillende soorten wodka onder de naam "Dutch Tulip Vodka". De alcohol in de wodkasoorten is gemaakt van Nederlandse tulpenbollen. Zowel op de wodkafles, als op de verpakking staat "Dutch Tulip Vodka" vermeld, naast een afbeelding van een tulp, een korte omschrijving van het productieproces van de wodka en het beeldmerk van verweerster (het hoofd van een bekend botanicus).
De wijnproducent vindt dat de naam "Dutch Tulip Vodka" een inbreuk pleegt op zijn merkenrechten en verwarring veroorzaakt.
De wodkaproducent beriep zich in zijn verweer op de uitzondering in het merkenrecht voor beschrijvende termen die de soort of kwaliteit van een product aanduiden. Zowel bij Benelux- als Uniemerken heeft een merkenhouder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van een beschrijvende term die de soort of hoedanigheid van een product aanduidt. Het is immers in het algemeen belang dat iedereen in staat is om dezelfde tekens en benamingen te gebruiken om eigen producten en diensten te beschrijven.
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom had de registratieaanvraag van het merk "Dutch Tulip Vodka" door de wodkaproducent geweigerd op grond van het beschrijvend karakter van het teken. De rechter volgde de redenering van het Benelux-Bureau en oordeelde dat de term "Dutch Tulip Vodka" de wodka beschrijft. De rechter besloot dat de vermelding op het etiket en de verpakking van de woorden "Dutch" en "Vodka" het beschrijvend karakter van de term "Tulip" versterken.
Eiseres erkende dat het woord "Tulip" verwijst naar een ingrediënt van de wodka, maar voerde niettemin aan dat er een merkinbreuk en een inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken werden gepleegd, onder meer omdat "Tulip" op de verpakking groter was gedrukt dan de woorden "Dutch", "Vodka" en het beeldmerk van de wodkaproducent.
De rechter oordeelde uiteindelijk dat de wodkaproducent zich niet deloyaal had gedragen. Volgens de rechter is het gebruikelijk om op wodkaflessen de toegevoegde smaak of organische grondstof even prominent te vermelden als het merk. Het gebruik van tulpenbollen in het productieproces onderscheidt de wodka van andere soorten wodka, die normaal op basis van graan of aardappelen geproduceerd worden, aldus de rechter. Het productieproces op basis van tulpenbollen verklaart de relatief hoge prijs van de drank. De rechter meende dat dit een extra gerechtvaardigde reden is voor de wodkaproducent om het woord "Tulip" te benadrukken.
Het feit dat de alcohol in de wodka in werkelijkheid is gemaakt van tulpenbollen en niet van de bloem van de tulpen, is volgens de rechter van geen belang in het geschil. De rechter oordeelde dat het de wodkaproducent niet kan worden verweten dat hij de smaak en het aroma van de tulpenbloem benadrukt, in plaats van de smaak en het aroma van de tulpenbol, het eigenlijke ingrediënt van de wodka. De wodkaproducent beschikt dus over enige keuzevrijheid om de ingrediënten van zijn product aan te duiden.
Dit vonnis is relevant voor alle houders van Benelux- of Uniemerken die zich op grond van hun merkenrecht willen verzetten tegen het gebruik door derden van bewoordingen die verwijzen naar de ingrediënten of bereidingswijze van hun producten.