Un juge néerlandais a décidé le 30 juillet 2018 que le titulaire d'une marque de vin ne peut pas s'opposer à l'utilisation d'un signe similaire par un producteur de vodka au cas où ce signe fait référence à l'ingrédient principal de la vodka. Les termes qui font référence aux ingrédients et aux méthodes de préparation des produits ne sont pas soumis au monopole du titulaire d'une marque et doivent être librement utilisables pour tout le monde afin de décrire les caractéristiques de leurs propres produits.
Un producteur de vodka, peut-il mentionner d'une manière proéminente l'ingrédient principal sur l'étiquette et l'emballage de ses bouteilles si les termes sont semblables à une marque déposée pour une autre boisson alcoolisée? C'est la question sur laquelle le Président du tribunal de La Haye s'est prononcé dans un jugement de 30 juillet 2018 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:…).
Le requérant, un producteur de vin néerlandais, vend du vin sous le nom « La Tulipe ». Le producteur de vin a enregistré « La Tulipe » comme marque verbale Benelux et internationale et en plus, utilise le terme dans différents noms de domaine enregistrés.
Le défendeur, un producteur de vodka, vend différents types de vodka sous le nom « Dutch Tulip Vodka ». L'alcool dans ces types de vodka est créé en utilisant des bulbes de tulipes néerlandais. « Dutch Tulip Vodka », une image d'une tulipe, une brève description du mode de préparation de la vodka et le logo du défendeur (la tête d'un botaniste bien connu) sont imprimés sur la bouteille de vodka et l'emballage.
Le producteur de vin soutenait que le nom « Dutch Tulip Vodka » porte atteinte à ses droits de marque et causait de la confusion.
Dans son argumentation, le producteur de vodka fait appel à l'exception dans le droit des marques concernant des termes descriptifs qui désignent la sorte ou la qualité d'un produit. Tant aux marques Benelux, qu'aux marques Union le titulaire d'une marque n'a pas le droit de s'opposer contre un tiers qui utilise un terme descriptif désignant la sorte ou la qualité d'un produit. En effet, c'est dans l'intérêt public que tout le monde est capable d'utiliser les mêmes caractères et noms afin de décrire des propres produits et services.
L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle avait refusé la demande de la marque « Dutch Tulip Vodka » par le producteur de vodka sur la base du caractère descriptif du signe. Le juge suit le raisonnement de l'Office Benelux et conclut que le terme « Dutch Tulip Vodka » décrit la vodka. Le juge est de l'opinion que l'indication sur l'étiquette et l'emballage des mots « Dutch » et « Vodka » renforce le caractère descriptif du terme « Tulipe ».
Le requérant reconnait que le mot « Tulipe » fait référence à un ingrédient de la vodka, mais allégeait néanmoins que le signe porte atteinte à sa marque et constitue une pratique commerciale déloyale, entre autres parce que « Tulipe » était imprimé plus grand sur l'emballage que les mots « Dutch », « Vodka » et le logo du producteur de vodka.
Finalement, le juge a décidé que le producteur de vodka ne s'est pas comporté de façon déloyale. Selon le juge, il n'est que normal d'indiquer sur les bouteilles de vodka aussi proéminent la marque, les goûts ou les matières organiques ajoutées. Le juge ajoute que l'utilisation de bulbes de tulipes dans le mode de préparation différencie la vodka d'autres sortes de vodka, qui sont normalement produites sur la base de céréales ou de pommes de terre. Le mode de production sur la base de bulbes de tulipes explique le prix relativement élevé de la boisson. Le juge était d'avis que cela justifie en plus de souligner le mot « Tulipe ».
Le fait que l'alcool dans la vodka est, en réalité, fait de bulbes de tulipes et non de la fleur de la tulipe est, selon le juge, sans intérêt pour le litige. Le juge a conclu que le producteur de vodka ne peut pas être critiqué pour souligner le goût et l'arôme de la fleur de la tulipe, plutôt que le goût et l'arôme du bulbe de tulipe, l'ingrédient principal de la vodka. Le producteur a donc une certaine discrétion pour souligner les ingrédients de son produit.
Ce jugement est pertinent pour tous les titulaires d'une marque Benelux ou marque de l'UE qui veulent, sur la base de leurs droits de marque, s'opposer à l'utilisation par des tiers de termes qui font référence aux ingrédients ou modes de préparation de leurs produits.