14 december 2018

Kunnen goederen die zich in transit bevinden in een douane-entrepot een inbreuk vormen op een intellectueel eigendomsrecht, indien er geen zekerheid bestaat dat de goederen bestemd zijn voor een land waar het intellectueel eigendomsrecht geldig is? Dat is de vraag die centraal stond in de Philips/Golden Shaver-zaak die meer dan 15 jaar heeft aangesleept. Op 22 oktober 2018 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de scheerapparaten in transit daadwerkelijk een inbreuk vormen op het modellenrecht van Philips.

Op 7 november 2002 hadden de Belgische douaneautoriteiten in de haven van Antwerpen een lading elektrische scheerapparaten in beslag genomen die afkomstig was uit China. De scheerapparaten ("Golden Shaver"-scheerapparaten genoemd) vertoonden sterke gelijkenissen met een scheerapparaat dat door Philips als model geregistreerd was in verschillende landen, waaronder de Benelux. Op grond van een vermoeden van namaak schorste de douane de vrijgave van de goederen en lichtte Philips in.  

Philips stelde bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een vordering in wegens inbreuk op haar internationaal geregistreerd model. Philips argumenteerde dat de rechter op basis van artikel 6, lid 2, b van verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 (hierna "de oude douaneverordening") toepassing moest maken van de vervaardigingsfictie. Deze fictie houdt in dat goederen die zich bevinden in een douane-entrepot in België en die door de Belgische autoriteiten worden vastgehouden, geacht worden in België te zijn vervaardigd.

Volgens verweerster konden de Golden Shaver-scheerapparaten geen inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van Philips, zolang er geen bewijs was dat de scheerapparaten bestemd waren voor de Europese Unie. De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen stelde bij tussenvonnis van 4 november 2009 een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De rechtbank vroeg of ze op basis van artikel 6, lid 2, b van de oude douaneverordening bij de beoordeling van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, in plaats van rekening te houden met het statuut van tijdelijke opslag of het transitstatuut, niet eerder de vervaardigingsfictie moest toepassen en vervolgens met het recht van diezelfde lidstaat moest oordelen of de goederen een inbreuk plegen op het intellectueel eigendomsrecht.

Het Hof van Justitie wees op 1 december 2011 (C-446/09) de toepassing van de vervaardigingsfictie af.

Volgens het Hof van Justitie kunnen uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Europese Unie door een merkenrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar niet als namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen worden aangemerkt, louter op grond van het feit dat ze onder een schorsingsregeling in het gebied van de Unie zijn binnengebracht. Deze goederen kunnen echter wel een inbreuk maken op dat intellectueel eigendomsrecht wanneer is bewezen dat ze bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld.

Volgens het Hof van Justitie is dit bewezen wanneer blijkt dat de goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of dat een verkoopaanbieding van het goed is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Europese Unie. Ook documenten of briefwisseling waaruit het voornemen blijkt om de goederen om te leiden naar de consumenten in de Europese Unie kunnen dit bewijs leveren.

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen oordeelde in een vonnis van 14 februari 2014 dat Philips niet het bewijs leverde van het voornemen van de verweerders om de goederen om te leiden naar de consumenten in één van de lidstaten van de Europese Unie waar het model geregistreerd is. Philips tekende tegen dit vonnis hoger beroep aan.  

Het hof van beroep van Antwerpen oordeelde in de beroepsprocedure dat het voor Philips onmogelijk was om de exacte eindbestemming van de scheerapparaten te achterhalen en te bewijzen. De tweede verweerster had steeds geweigerd en bleef ook tijdens de procedure in hoger beroep weigeren om de eindbestemming van de goederen bekend te maken. Het hof van beroep van Antwerpen oordeelde in zijn arrest van 2 oktober 2017 niettemin dat Philips toch voldoende aannemelijk had gemaakt dat er een intentie was om de Golden Shaver-scheerapparaten naar de Europese Unie om te leiden.

Het hof hield in zijn beslissing onder meer rekening met de CE-markering op en de Europese stekker van de scheerapparaten, het gebruik van Europese talen (Frans, Engels, Duits en Spaans) op de verpakking, een fax waarin de verweerster verklaarde dat ze de bedoeling had om de goederen aan te bieden aan klanten in Europa en een factuur waarop Antwerpen als eindbestemming was vermeld.

De debatten werden vervolgens heropend om de partijen standpunt toe te laten standpunt in te nemen over de bescherming van het scheerapparaat van Philips onder het modellenrecht. Het hof van beroep oordeelde uiteindelijk in zijn arrest van 22 oktober 2018 dat de Golden Shaver-scheerapparaten daadwerkelijk een inbreuk vormen op het modellenrecht van Philips.

Volgens het hof van beroep zijn de karakteristieke uiterlijke kenmerken van de behuizing en de handgreep van het scheerapparaat niet louter ingegeven door hun technische functie maar zijn ze het resultaat van de vrije keuze van de ontwerper. De Golden Shaver-scheerapparaten nemen deze karakteristieke uiterlijke kenmerken naadloos over. Het hof van beroep besloot dan ook dat de Golden Shaver-scheerapparaten een inbreuk vormen op het modellenrecht van Philips.