En 2015, l'UE a publié une nouvelle directive sur les marques afin d'harmoniser et de moderniser les règles sur les marques nationales (Directive 2015/2436). Pour ce qui est des marques Benelux, les trois Etats membres du Benelux ont adopté le 11 décembre 2017 un Protocole mettant en œuvre une série de dispositions de la Directive sur les marques dans la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (« CBPI »). Le Protocole est entré en vigueur le 1er mars 2019. Nous attirons votre attention sur les changements les plus importants.

Suppression de la condition d'une représentation graphique

Auparavant, l'enregistrement d'un signe comme marque était soumis à la condition d'une représentation graphique, créant ainsi un obstacle aux marques non conventionnelles (telles que les marques sonores, les marques olfactives, etc.) puisqu'il n'est pas évident de représenter les signes non conventionnels de manière graphique.

Le Protocole abolit la condition d'une représentation graphique, ouvrant la possibilité d'enregistrer au Benelux des signes sous toute forme appropriée depuis le 1er mars 2019, tout en facilitant ainsi le dépôt de marques non conventionnelles. Nous pensons par exemple au dépôt d'un jingle au moyen d'un fichier sonore électronique.

Un objet précis et clair

Le Protocole introduit la condition d'un « objet précis et clair » dans la CBPI, condition découlant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Malgré l'abolition de la condition d'une représentation graphique, cette condition rendra toujours difficile la protection de certains signes non conventionnels par le biais du droit des marques. Par exemple, il est difficile de déterminer l'objet d'une marque olfactive de manière précise et claire.

Extension des motifs absolus de refus ou de nullité des marques consistant en la forme

Afin d'éviter qu'une personne obtienne un monopole à long terme sur des formes techniques, génériques ou de valeur par le biais du droit des marques, la CBPI prévoit un motif absolu de refus et de nullité des marques consistant en la forme lorsque (i) la forme est exclusivement imposée par la nature même du produit, (ii) la forme du produit est exclusivement nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou (iii) la forme donne une valeur substantielle au produit.

Le Protocole étend ces motifs absolus de refus ou de nullité à « une caractéristique autre » que celle de la forme du signe demandé.

Des marques de certification et des marques collectives

Depuis le 1er mars 2019, il est également possible d'obtenir au Benelux la protection des marques de certification, outre les marques individuelles et collectives. De telles marques de certification n'existaient pas au Benelux avant le 1er mars 2019. Les marques de certification, ou parfois appelées marques de qualité, indiquent que le titulaire certifie que les produits ou services présentent un certain nombre de caractéristiques.

En outre, depuis le 1er mars 2019, l'interprétation de la marque collective est l'objet de modifications. La marque collective « ancien style » sert à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de différents produits et services. La marque collective « nouveau style » sert à démontrer que les produits ou services émanent des membres d'une association et celle-ci est le titulaire de la marque collective.

Il résulte de l'introduction du système des marques de certification que la plupart des marques collectives « ancien style » relèvent du régime des marques de certification. Le titulaire de la marque sera tenu de procéder à la conversion de la marque collective en marque de certification, et ce au plus tard au moment du renouvellement de la marque.

Renforcement/élargissement des droits conférés par la marque

Sur la base d'une marque, le titulaire d'une marque peut agir à l'utilisation d'un signe (prêtant à confusion) par un tiers. La CBPI énumère un certain nombre d'actes contre lesquels le titulaire de la marque peut agir. Ceux-ci incluront l'apposition d'un signe sur les produits ou sur leur conditionnement, l'offre des produits ou des services, l'importation ou l'exportation des produits sous un signe ou l'utilisation d'un signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

Par souci du renforcement et de l'harmonisation des droits du titulaire de la marque, le Protocole a procédé à l'extension de cette énumération. À cette fin, le Protocole divise la possibilité de prendre des mesures contre « l'utilisation d'un signe dans les papiers d'affaires et la publicité » en trois motifs distincts. Le titulaire de ladite marque peut s'opposer non seulement à l'usage d'un signe dans les papier d'affaires et la publicité, mais également à l'usage d'un signe en tant que nom commercial ou dénomination sociale ou encore en tant que partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale. En outre, la possibilité de prendre des mesures contre l'usage dans la publicité est élargie pour inclure la possibilité de prendre des mesures contre l'usage d'un signe sous une forme interdite de publicité comparative.

Marchandises de contrefaçon en transit

Avant le 1er mars 2019, la lutte contre les marchandises de contrefaçon en transit n'était pas aisée. Il incombait au titulaire de la marque de fournir la preuve que les marchandises de contrefaçon étaient destinées à être commercialisées sur le territoire du Benelux. Le Protocole renverse la charge de la preuve : désormais, le titulaire de la marque Benelux peut agir contre les marchandises de contrefaçon en transit, à moins que le déclarant ou le détenteur des produits fournisse la preuve que le titulaire de la marque n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.